El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en agosto de este año resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca “Nike Air Zoom”, presentada por Nike Innovate C.V., tras acoger la oposición de Manufactura de Calzados San Miguel Ltda., vinculada a la empresa chilena Guante y representada por el estudio Silva.

El fallo destacó que, además de la similitud gráfica y fonética entre las marcas, ambas comparten coberturas similares dentro de la clase 25, lo que representa un alto riesgo de confusión entre los consumidores debido a la orientación de sus productos hacia un público prácticamente idéntico.

La empresa opositora argumentó que el término “Air Zoom” está protegido en Chile por sus marcas registradas “Zoom” y “Guante Air Zone”. Según señalaron, la coexistencia de estas marcas era inviable por la presencia de elementos idénticos o similares, además de la coincidencia en la clasificación de productos, lo que podría inducir a error al consumidor respecto al origen de los bienes ofrecidos.

En su defensa, presentada en abril de este año, Nike argumentó que “Nike Air Zoom” es una marca mundialmente conocida que forma parte de su familia de marcas desde 1994.

Según la empresa, los consumidores no podrían confundirse, ya que asociarían inmediatamente el término con la compañía, especialmente por incluir los distintivos elementos “Nike” y “Nike Air”. Sin embargo, el INAPI resolvió que registrar esta marca podría diluir el carácter distintivo de las previamente registradas por la opositora y generar un impacto negativo en su posicionamiento en el mercado.

Tras el fallo, Nike Innovate C.V. apeló la decisión ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) en octubre pasado, buscando revertir la resolución del INAPI. Mientras tanto, Juan Pablo Silva, socio fundador del estudio Silva, señaló que “la decisión confirma la importancia de proteger el carácter distintivo de las marcas frente a terceros, especialmente cuando el riesgo de confusión es evidente”. Añadió que este caso refuerza el principio de especialidad en la legislación chilena, asegurando una competencia leal en el mercado.

La resolución del TPI podría conocerse en las próximas semanas.

En su presentación, Nike argumenta que su marca Nike Air Zoom posee un carácter distintivo único respaldado por décadas de uso continuo y una reputación global consolidada. Según el documento presentado, Nike ha utilizado la marca Air Zoom desde 1994 y forma parte de una amplia familia de marcas “Air” que incluye otras como Nike Air, Air Max y Air Jordan, todas reconocidas a nivel mundial y registradas en numerosos países. Esto establece que la marca solicitada no solo es conocida por los consumidores, sino que también está intrínsecamente asociada a la empresa Nike, evitando cualquier confusión con las marcas de la parte opositora.

Además, la gigante estadounidense defiende que la marca Nike Air Zoom no induce a confusión con las marcas registradas por la opositora, como Zoom o Guante Air Zone. Argumenta que la marca incluye los distintivos elementos Nike y Air, que son icónicos y ampliamente reconocidos. Nike sostiene que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre su marca y las del opositor son evidentes. También destaca que la autoridad no señaló causal de rechazo por confusión con una de las marcas del opositor, lo que demuestra la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado.

Nike refuerza su posición señalando la coexistencia de otras marcas que también incluyen el término Zoom dentro de la misma clase de productos, como Ricky Zoom y Umizoomi, registradas por terceros. Este hecho, según Nike, evidencia que no existe un monopolio exclusivo sobre el uso del término Zoom, y que su incorporación dentro de Nike Air Zoom no vulnera derechos previos ni genera riesgo de confusión para los consumidores.

Nike argumenta que su marca cumple con los requisitos legales para el registro, destacando su carácter novedoso y distintivo, alineado con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial. Solicita a la autoridad rechazar la oposición en todas sus partes y aceptar el registro de la marca Nike Air Zoom, subrayando su trayectoria y los derechos adquiridos sobre la familia de marcas Air, tanto en Chile como en el resto del mundo.