Tribunal de Propiedad Industrial da la razón a NotCo y rechaza registro de “Método Grez Not Sugar”

En 2020 Pedro Grez, creador del popular régimen alimentario que lleva su apellido, solicitó el registro de la marca Método Grez Not Sugar. La petición movilizó rápidamente a The Not Company, quienes a través del estudio Silva, se opusieron argumentando que la palabra ‘’Not’' es clave en sus marcas e identidad comercial, lo que ha hecho que adquiera fama y notoriedad en los casi 10 años de historia de la compañía.

El 19 de febrero de 2024, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) rechazó la oposición presentada y concedió el registro marcario, asegurando que se trataba de “conjuntos marcarios que, si bien coinciden en el segmento Not, este último aparece, en la marca pedida, como un elemento secundario que no le aporta mayor distintividad, siendo la utilización del segmento Método Grez, suficiente para dotar a esta última de una identidad y fisonomía propia”.

Además, la autoridad consideró que los productos de la marca en cuestión (clase 5: alimentos dietéticos y sustitutos del azúcar para uso médico) no tenían relación con los productos de NotCo.

Tras esta decisión, la firma liderada por Matías Muchnik y Karim Pichara, apeló al Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), argumentando que la intención de la contraparte era apropiarse de un concepto que no le es propio y hacer una asociación con un concepto popularizado por la empresa, lo que, a ojos de sus abogados, “permite asegurar que los consumidores se verán inducidos necesariamente a error o engaño al no tener ninguna herramienta que les permita diferenciar entre ambas marcas”.

Finalmente, cuatro meses después, el TDPI acogió el recurso de oposición, dando la razón a The Not Company y rechazando la marca solicitada. “El signo mixto solicitado, incluye en forma destacada e independiente la expresión “NOT SUGAR”, la que en su estructura muestra semejanzas gráficas, fonéticas, conceptuales y relación de cobertura con las marcas invocadas por la oponente en su demanda, todas construidas a partir del concepto NOT para aludir a alimentos que no son de determinado contendido (…) lo que, en definitiva, representa el riesgo que, en caso de concederse la solicitud, que ha sido requerida para alimentos dietéticos de clase 5, un consumidor medio, asocie el signo “MÉTODO GREZ NOT SUGAR”, que se pide, precisamente, para sustitutos dietéticos del azúcar, con las marcas de la oponente, pensando que tienen un mismo origen empresarial al recurrir a un concepto común”.

“Valoramos positivamente el fallo, ya que nos permite proteger la integridad de la familia de nuestras marcas. La relevancia y reconocimiento que el concepto NOT ha obtenido en el mercado nacional nos permite proteger nuestro símbolo distintivo”, señalaron desde NotCo.

Juan Pablo Silva, socio fundador de estudio Silva, valoró positivamente el fallo del Tribunal. “Esta decisión del Tribunal refuerza la importancia de proteger marcas que han ganado notoriedad y reconocimiento, como el caso de la familia de marcas de NotCo, y resguardar su reputación”, indicó.

Gonzalo Sánchez, abogado que representa a Golden Spirit Asesorías SpA, la empresa de Pedro Grez, respondió: “Estamos absolutamente sorprendidos con el fallo de segunda instancia, porque el fallo de la primera instancia que aceptó a registros la marca METODO GREZ NOT SUGAR, dice claramente que la marca fue aceptada a registro en favor de Golden Spirit Asesorías SpA solamente para productos de la clase 5 vinculados al ámbito médico, segmento totalmente distinto al de la oponente, The Not Company SpA que tiene registrada la marca NOT para un sinfín de alimentos que están en otras clases para alimentos comunes sin ninguna vinculación con el ámbito médico, mientras que Golden Spirit Asesorías SpA está orientado al mundo de la salud especialmente a los pacientes diabéticos que no pueden consumir azúcar”